LISENSAVTALE

Dokumentet er utarbeidet av FORRETNINGSADVOKATENE DA, www.forretningsadvokatene.no etter oppdrag fra tidligere SVO (som nå er avdeling Veiledning for Oppfinnere (VfO), Innovasjon Norge). www.invanor.no

VIKTIG:

Dette avtaleeksempel er ikke utformet med sikte på direkte bruk i et avtaleforhold. Derimot er det ment som en illustrasjon og som en kilde til momenter for dem som arbeider innen nyskaping. Det er all grunn til å søke kyndig råd før avtaler inngås. Virksomheten til VfO går blant annet ut på å gi råd i slike saker, og VfO mottar derfor gjerne henvendelser om dette. Ofte vil det også være nødvendig å søke bistand hos advokat.

LISENSAVTALE

Mellom

*, nedenfor benevnt Lisensgiver,

*, nedenfor benevnt Lisenstaker,

er i dag følgende avtalt om rettigheter til å produsere, videreutvikle og selge varer eller tjenester som baserer seg på en oppfinnelse som er gjort av Lisensgiver, nedenfor benevnt Oppfinnelsen, som har slik patentbeskyttelse som nærmere fremgår av bilag 1. Alle slike varer eller tjenester der Oppfinnelsen inngår, blir som fellesbetegnelse nedenfor benevnt Produktet.

1. RETT TIL PRODUKSJON OG SALG AV PRODUKTET

På slike vilkår som nærmere er definert i denne avtale gir Lisensgiver en eksklusiv rett til Lisenstaker til videreutvikling, produksjon og salg av Produktet i alle land.

2. EIENDOMSRETT

Lisensgiver beholder eiendomsretten ikke bare til patentrettigheter, men også til ideen bak Oppfinnelsen.

3. AKTIV INNSATS FRA LISENSTAKER

Lisenstaker skal til enhver tid – innenfor en rimelig forretningsmessig ramme – arbeide aktivt for å fremme omsetningen av Produktet i hele det geografiske område som avtalen gjelder. Lisenstaker skal utarbeide en aktivitetsplan for dette, og den skal rulleres minst en gang per år. Lisensgiver skal uoppfordret gis innsikt i aktivitetsplanen.

4. AKTIV INNSATS FRA LISENSGIVER

Lisensgiver plikter, senest ved underskrift av denne avtale å overlevere til Lisenstaker all relevant knowhow om Oppfinnelsen og Produktet. All skriftlig nedtegnet knowhow som overleveres, skal fremgå av en fortegnelse som inntas som bilag 2 til denne avtale.

Når det for øvrig gjelder innsats fra Lisensgivers side, herunder i tilknytning til produksjon, markedsføring eller videreutvikling, skal omfanget av slik bistand og vilkårene for den avtales i en særskilt avtale.

5. VEDERLAG

For rettighetene etter denne avtale betaler Lisenstaker til Lisensgiver en royalty på

* %

av utfakturert verdi av Produktet. Med utfakturert verdi menes den pris Lisenstaker oppnår ved salg av Produktet eller deler av det, fratrukket avgifter og fraktomkostninger, men tillagt rabatter som ikke er en del av de generelle salgsvilkår. I tilfelle der salgsprisen av en eller annen grunn avviker fra de priser Lisenstaker normalt praktiserer overfor frittstående kunder, er det den antatte normale pris som skal legges til grunn ved beregningen av royalty.

Royalty beregnes månedlig og forfaller til betaling senest 30 dager etter utløpet av den enkelte måned. Sammen med utbetalingen skal Lisenstaker uoppfordret avgi en oppgave som viser beregningsgrunnlaget. Senest 3 måneder etter utløpet av hvert kalenderår skal Lisenstaker gi Lisensgiver en årsoppgave over beregningsgrunnlaget. Denne årsoppgave skal være bekreftet av Lisenstakers revisor.

I tillegg betaler Lisenstaker til Lisensgiver et engangsbeløp på kr. * som et bidrag til dekning av kostnader forbundet med den produktutvikling basert på Oppfinnelsen som er blitt foretatt frem til i dag, og som i sin helhet stilles til Lisenstakers disposisjon ved inngåelsen av denne avtale. Beløpet forfaller til betaling senest 30 dager etter inngåelsen av denne avtale.

I den utstrekning de ovennevnte vederlag er merverdiavgiftspliktige, skal merverdiavgiften komme i tillegg.

6. KONTROLL

Lisensgiver har rett til selv eller ved en oppnevnt person, å kontrollere Lisenstakers regnskap i den utstrekning det vedrører royaltyberegningen for Produktet. Denne kontroll betales av Lisensgiver med mindre vesentlige feil i Lisenstakers oppgaver blir oppdaget.

7. UNDERLISENSER

Lisenstaker har adgang til å inngå underlisensavtaler. Lisensgiver skal imidlertid forhåndsgodkjenne den enkelte underlisens. Nektelse kan kun skje dersom dette i det enkelte tilfelle ansees saklig begrunnet. Herunder kan Lisensgiver blant annet kreve at underlisensavtaler skal følge norsk lov og pådømmes av norske domstoler, og at de ikke skal gi underlisenstakeren adgang til videre lisensiering. Hvis partene i det enkelte tilfelle ikke blir enige i spørsmålet om å forhåndsgodkjenne en underlisensavtale, kan Lisenstaker bringe saken inn for voldgiftsretten, jfr. pkt. 13, som i så fall kan meddele Lisenstaker samtykke til underlisensiering på slike vilkår som den finner rimelige.

Dersom Lisenstaker inngår underlisensavtale, skal Lisensgiver ha royalty på samme måte som etter pkt. 5 også for den omsetning underlisenstakeren får, med mindre partene avtaler noe annet. Lisenstaker skal, i tillegg til underlisenstakeren, ha solidarisk ansvar for betalingen av dette vederlaget.

Lisenstaker skal påse at Lisensgivers interesser i denne avtale blir ivaretatt fullt ut også i underlisenstilfellene.

8. OPPFINNELSENS RETTSLIGE BESKYTTELSE

Oppfinnelsens patentmessige status på det tidspunkt denne avtale inngås, er nærmere beskrevet i bilag 1. Partene er enige om i fellesskap å utarbeide en plan for hvilke land man vil søke å oppnå patentbeskyttelse i, og herunder søke slik sakkyndig bistand som det med rimelighet er behov for. Hvis Lisenstaker for ett eller flere land ikke ønsker å fremme patentsøknad, kan Lisensgiver, forutsatt at han for egen kostand fremmer patentsøknad for disse lands vedkommende, kreve at rettighetene til Produktet i disse land holdes utenfor denne avtale.

Lisenstaker er forpliktet til å angi på Produktet at det inneholder patentsøkte eller patentbeskyttede elementer.

Lisenstaker bærer alle kostnader ved å videreføre omforente patentsøknader og å vedlikeholde de patentrettigheter som på grunnlag av disse søknader måtte bli ervervet. Lisenstaker er dessuten ansvarlig for å forsvare disse mot inngrep fra utenforstående. Enhver patentsøknad skal fremmes i Lisensgivers navn med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

Skulle ansvaret i forbindelse med forsvar av patent i noe land bli uforholdsmessig økonomisk bebyrdende for den part som har ansvar for dette, er partene enige om å møtes for i samråd å vurdere hvordan situasjonen skal løses, eventuelt frafalle kravet om forsvar mot inngrep.

På tilsvarende måte som ovenfor nevnt skal det også forholdes når det gjelder varemerkerettigheter og eventuelt annen opphavsrettslig beskyttelse som partene måtte se seg tjente med å søke å oppnå.

Lisensgiver påtar seg intet ansvar for at patentsøknader vedrørende Oppfinnelsen vil bli innvilget. Heller ikke påtar Lisensgiver seg ansvar for at de rettigheter som eksisterer ved inngåelsen av denne avtale ikke senere kan bli bestridt av tredjemann. Imidlertid bekrefter Lisensgiver at han ved inngåelsen av denne avtale har gitt Lisenstaker informasjon om alle forhold som er av viktighet for den patentmessige situasjon og som Lisensgiver samtidig har kjennskap om.

9. NYE IDEER OG PATENTERBARE TREKK

Dersom det arbeid Lisenstaker eller noen av Lisenstakers underlisenstakere måtte utføre i forbindelse med produksjon og salg av Produktet, skulle føre til nye patenterbare trekk eller finesser ved Oppfinnelsen, eller dersom Lisensgiver frembringer slike nye trekk eller finesser, skal også disse omfattes av nærværende avtale. Dette innebærer blant annet at slike patenterbare trekk eller finesser faller inn under Lisenstakers enerett, jfr. pkt. 1, at eiendomsretten til resultatene skal ligge hos Lisensgiver og at den samme royalty betales enten det er Oppfinnelsen i sin opprinnelige eller i sin videreutviklede form som utnyttes.

10. DISKRESJON, LOJALITET OG GJENSIDIG ORIENTERINGSPLIKT

Partene forplikter seg til utad overfor konkurrenter og lignende å opptre med diskresjon slik at produksjons- og salgsdetaljer ikke blir kjent for uvedkommende.

I særdeleshet skal partene vise varsomhet og lojalitet overfor hverandre, slik at de ikke forårsaker eller medvirker til at konkurrerende produkter tilbys i de markeder der Produktet eventuelt ikke har rettslig beskyttelse.

Hver av partene skal holde den annen part orientert om hvilke rutiner og øvrige forholdsregler som praktiseres for å sikre at fortrolig informasjon ikke blir tilgjengelig for tredjemann. Videre er hver av partene berettiget til å kontrollere at den annen parts opplysninger om sikkerhetstiltak er korrekte.

De samme krav som partene her stiller til hverandre, skal de også stille til de tredjemenn som de av ulike grunner har behov for å samarbeide med i tilknytning til gjennomføringen av denne avtale.

11. VARIGHET / OPPSIGELSE

Denne avtale skal gjelde så lenge Oppfinnelsen er patentbeskyttet i noe land.

Lisenstaker har imidlertid rett til å si opp avtalen på et hvilket som helst tidspunkt med 6 måneders varsel. Slik oppsigelse må skje i rekommandert brev.

Dersom salget av Produktet fra og med år * ligger så lavt at Lisensgivers royaltyinntekt er lavere enn kr. * per år, skal Lisensgiver ha rett til å si opp avtalen med 6 måneders varsel. Også slik oppsigelse må skje i rekommandert brev. Dersom Lisenstaker senest 30 dager etter slik oppsigelse yter slik betaling til Lisensgiver at hans royaltyinntekt når det nevnte minimum, skal denne betaling ha suspenderende virkning for oppsigelsen for det aktuelle år.

Fra det tidspunkt avtalen opphører, er Lisenstaker uberettiget til videre utnyttelse av Oppfinnelsen. Dette gjelder også enhver tredjemann som måtte utlede sin rett til å utnytte Oppfinnelsen fra Lisenstaker. Ved avtalens opphør skal Lisenstaker vederlagsfritt overlate all skriftlig nedtegnet knowhow og annen informasjon om Oppfinnelsen samt eventuelle prototyper til Lisensgiver.

12. MISLIGHOLD

Partene er enige om at forhandlinger skal føres før mislighold av noen art fører til konflikt.

Mislighold gir grunnlag for erstatningskrav etter vanlige regler.

Vesentlig mislighold gir den annen part rett til å si opp avtalen med virkning 30 dager deretter med mindre feilen i mellomtiden er rettet.

Vanlige regler angående force majeure gjelder for begge parter.

13. TVIST

Hvis denne avtale av uforutsette årsaker skulle vise seg å virke særlig urimelig for en av partene, eller dersom partene skulle komme i et slikt forhold til hverandre at det i praksis viser seg umulig eller særdeles vanskelig å gjennomføre avtalen, er partene forlikt om å komme sammen for under forhandlinger å søke å løse problemene, eventuelt søke å komme frem til en rimelig avvikling av avtaleforholdet.

Også tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis slike forhandlinger ikke fører frem, skal spørsmålet løses ved voldgift etter reglene i Tvistemålslovens kap. 32.

Voldgiftsrettens forhandlinger skal foregå i Norge, og dens avgjørelse skal være endelig.

14. LOVVALG

Denne avtale følger norsk lov.

15. OVERDRAGELSE AV NÆRVÆRENDE AVTALE

Begge parter har adgang til, med den annen parts samtykke, å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter nærværende lisensavtale til tredjemann. Likevel har Lisensgiver rett til, uten Lisenstakers samtykke, å foreta slik overdragelse til et selskap som Lisensgiver selv har en avgjørende innflytelse over.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

……………, den ………

_____________________ ______________________

(Lisensgiver) (Lisenstaker)

VIKTIG:

Dokumentet er utarbeidet av FORRETNINGSADVOKATENE DA,
www.forretningsadvokatene.no
etter oppdrag fra tidligere SVO (som nå er avdeling Veiledning for Oppfinnere (VfO), Innovasjon Norge). www.invanor.no .